1.前言

美国在历经Alice案后，确立了审查专利法101条的审查流程(如下图所示)，其中主要包含Step I的法定客体(statutory categories)判断部分以及Step 2的法定例外(judicial exception)的判断部分。这个判断流程也就是最高法院用来判断是否为专利保护客体的Alice/Mayo二部测试法。

专利保护客体判断流程图

 

2. Step I的法定客体(statutory categories)判断部分解读

2.1 法条依据：

根据专利法第101条(35 USC 101)规定：「任何人发明或发现新而有用或改良之方法、机器、制品或组成物，，皆得依本法所定之规定及条件下获得专利」。

2.2 法条解读：

法条中明确定义，任何专利申请的发明保护客体必须是方法、机器、制品或组成物这四个范畴之一。意即，当发明保护客体不属于这四个范畴内，即使该发明是新颖且有用的，依然是可以直接被认定为违反美国专利法第101条的规定。

2.3 明确方法、机器、制品或组成物概念：

然而，并非满足上述四个范畴领域即为适格专利保护客体，除上述的法定明文定义的范畴外，还要满足所要求的权利保护范围不能是法定例外的条件，此例外条件称之为法定例外(judicial exception)，其包含抽象概念(abstract ideas)、自然法则以及自然现象。由于抽象概念、自然法则以及自然现象多为科学技术发展的基本工具，最高法院多年来在此议题上多次表明，藉由专利权来垄断该些基本工具无疑是造成科技发展的阻碍，与专利是为了促进产业发展的本质相抵触。

3. Step 2 判断权利要求是属于专利法101条法定排除部分的解读

Step 2 在判断权利要求是属于专利法101条所罗列的4个范畴后，仍需要再更进一步的判断所要求的保护范围是否属于抽象概念、自然现象或自然法则。

3.1 法定排除概念及案例简介

法定排除一般常用的表示词除了自然法则、自然现象、抽象概念，其它的还包括物理现象、自然产物、科学原理、人为智力活动规则、不具有实际应用场景的概念、不具有实际应用场景的数学算法或公式。

然而，哪些形态是属于哪一种法定排除的样式，并没有明确的区分，有些时候法院所认定的概念会落入多种的法定排除的类型的。例如，数学公式可以被认为是科学定理的法定排除，但是有些法院会将其认定为抽象概念或是自然法则。同样的，自然产物有些法院将其认定为自然法则或自然现象。

在法定排除的态样中，其不必然一定是旧有的或是普遍存在于世的，新发现的事物或是新颖的法定排除态样仍然是被认为法定排除。

例如，在Flook案件中的数学公式、Mayo案件中的自然法则以及Myriad案件中的DNA，这些都是新颖的发现，但是最高法院仍然认定其均为法定排除不予专利，这些案件中的专利范围是框架一种科学及技术的基础工具，其逾越了专利所保护的领域(domain)。

专利保护客体判断流程中的Step 2A，是Alice/Mayo专利客体适格分析测试法的第一部分，其是最高法院用于将法定排除的类型从适格专利中区隔出来。和流程图中的其它步骤一样，在做专利适格性的评估时，应该先依据权利范围最大合理化解释(BRI)来综观整个说明书所揭示的内容以及权利要求解读。

由于，每一个符合专利保护客体的权利要求中, 必然会包含属于自然法则、自然现象的实体对象或是动作(action)，因此，所有的非保护客体的认定不能仅因为权利要求中包含了非专利保护客体的概念, 即认为是此权利要求是为非保护客体，应该判断整体权利要求是仅应用了法定例外(自然法则、自然现象)，还是整个权利要求的限定是为法定例外。

例如，权利要求的限定属于法定例外：“一种机器包括多个组件，依据F=ma进行操作”。该权利限定了力等于质量乘以加速度的自然法则，是为法定例外的非专利保护客体。

例如，权利要求仅利用了自然法则的法定例外做为基础：一种跷跷板包括长型组件枢设于一板件，具有设置于长型组件，并且相对设立于长型组件两端的多个坐椅及手把。该权利要求是藉由杠杆原理的机构设计，并不是限定杠杆原理为其权利范围，因此该权利要求是为适格的专利保护客体。

3.2 抽象概念及案例简介

抽象概念长久以来法院较少对其有明确的定义，通常都是将其和较早的案件所限定的抽象概念的情境做相似性的对比。例如，在Alice案中，最高法院认定权利要求所描述的系统及方法是藉由中介协议来降低双方交易的风险，其概念上是与Bliski案中避免风险的概念没有实际意义的区别，因此认定Alice案的中介协议是为抽象概念。

虽然最高法院没有清楚明确的划定抽象概念的轮廓，但是从过往的判例可以清楚的确定软件及商业方法并没有被排除可授予专利的保护客体范畴外。例如，最高法院曾经明确表示「商业方法，是专利法101条中“方法”的一种」，至少在一些情境下，商业方法是符合专利保护客体的适格性的。同样的，软件也不是自动就会被划分为抽象概念，即使这个软件的执行任务包含了数学计算，也不必然一定会为抽象概念。例如，在Thales Visionix, Inc. v. United States案中，法院表示，数学公式的运算是为了完成权利要求所保护的方法及系统，并不必然导致该权利要求被判定为抽象概念。

 软件的权利要求中，方法执行的总体技术概念是用于改善计算机的运算效能或是在其它技术方面功能上的改进的就不会是抽象概念。

例如，在Enflish案中，联邦上诉法院认为权利要求所限定的自参考数据库(self-reference database)的权利要求不是抽象概念，因为其对计算机的运作产生效能上的变进。该专利在说明书上描述了，如何结合权利要求中所限定的特定数据结构来改进计算机存取内存(memory)数据的效能。该权利要求并非单单的在一般计算机执行的运作结果上附加抽象概念，更多的是对于所面临的问题上实现了具体的解决方案。

例如，在McRO案中，联邦上诉法院认为权利要求所限定的利用计算机执行自动嘴唇同步与脸部表情动画，不是抽象概念。在该案中，权利要求的保护范围在于计算机动画的改进，并不是在于限定一种抽象概念。在该专利说明书中说明了如何具以实施特定动画工作的自动化。在权利要求中限定的特定规则与计算机动画的结合，改进了现有的技术处理流程，而不是仅仅将计算机作为一个工具来自动化的执行一些常规的活动。在该案中，法院也表示，权利要求中描述了一种特定的方法(使用特定的方法来设定音素的转场权重和过渡)来解决在动画人物上，要产生精确且逼真的嘴唇同步和脸部表情时所面临的问题，因此本案不是抽象概念。

在Visual Memory, LLC v. NVIDIA Corp案中，联邦上诉法院认为权利要求所限定的改进计算机内存系统不是抽象概念。在该权利要求中所宣称的利用可程序化操作的特征，基于处理器的类型做配置来使计算机效能提升，因此其不属于单纯的数据储存的抽象概念。在专利说明书中说明了如何藉由本发明来适用各种不用的处理而无需在处理器效能做权衡，就能使内存系统可以相较于以往的内存系统有较高的效能提升。

3.3 专利申请文件撰写注意事项及案例简介

说明书应该揭露足够详细的内容使熟知该项技术领域者能了解该发明所宣称提供的技术改进，并且权利要求本身也必须要能反映该技术改进。权利要求应该涵盖特定问题所对应的特定解决方案，或者藉由特定方法来达成特定功能，以及判断权利要求在最大合理化解释下是否能限定在计算机的实施应用。

例1，在Synopsys, Inc. v. Mentor GraphicsCorp案件中，联邦上诉法院表示，假如一个权利要求所限定的方法流程无需藉由计算机执行，则认定为无法对计算机进行改进。

例2，在FairWarning IP, LLC v.Iatric Sys.案件中，一种将逻辑电路转换为以硬件部件来描述的逻辑电路的方法，由于该方法不必然一定要藉由计算机来执行完成，并且熟知该项技术领域者靠着脑力构思就能完成所有的步骤，因此不属于对计算机进行改进。联邦上诉法院也表示其仅仅是人工手动流程的自动化，或是仅仅是利用计算机本身所执行其本身一般性的功能来提升权利要求所限定方法的处理速度，是不足以表示对于计算机功能上具有改进的。

例3，在Affinity Labs of Tex. v. DirecTV, LLC案件中，联邦上诉法院表示，权利要求必须包含多于一般组件或是机械常规性的实施应用才能被认为是对于现有技术的改进。

例4，在Amdocs (Israel), Ltd. v. Openet Telecom, Inc.,案件中，有些权利要求虽然其被认定为抽象概念，而不是对于计算机或机械上进行改进，此时需进一步的判断整体技术方案是否具有比抽象概念更具重要性(significant more)的部分(在专利保护客体判断流程图中的step 2B)。本案的权利要求的改进在于，在生成网络记账数据记录时以非常规方式减少网络拥塞，其实质超越抽象概念。